347
0

Zastrzeżenie nazwy sklepu internetowego.

347
0

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy to z pewnością nie chciałbyś żeby jakakolwiek inna firma używała nazwy Twojego e-sklepu. Jestem pewien, że nie raz pomyślałeś , że fajnie byłoby móc każdemu kto użyje Twojej nazwy zakazać takiego działania. Finalnie doprowadzić do usunięcia jego strony, profilu w social mediach czy przejęcie domeny wykorzystującej Twoją nazwę. Jednak to czy będziesz mógł to zrobić zależy od kilku kwestii. Przede wszystkim od tego jaka jest nazwa Twojego sklepu, a także od tego, czy zadbałeś należycie o jej ochronę.

Czy nazwę trzeba zastrzec?

Zacznijmy od tego czym tak naprawdę jest “zastrzeżenie” nazwy. Gdy mówimy o zastrzeżeniu nazwy to najczęściej mamy na myśli jej rejestrację jako znak towarowy. To najlepszy sposób na ochronę marki i właśnie jej “zastrzeżenie”. Czy jest to koniecznie? Nie, nie jest. Musisz wiedzieć, że nawet bez rejestracji marka podlega ochronie na podstawie przepisów prawa, głównie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z przepisami tej ustawy zakazane jest używanie zarówno podobnego oznaczenia przedsiębiorstwa. Jak i podobnego oznaczenia produktów, jeżeli może wprowadzać to klientów w błąd. Ochrony swojej nazwy możesz poszukiwać również w przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli wykorzystujesz nazwę jako nazwę swojej firmy, czy też ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli Twoja nawa jest utworem – to bardzo rzadkie.

Po co w takim razie rejestrować znak towarowy i dlaczego jest to najlepszy sposób ochrony marki? Mimo, że ochrona wynikająca z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przysługuje każdemu przedsiębiorcy już tylko z tytułu używania danej nazwy w obrocie, to jednak jest to ochrona mocno ograniczona i trudna do wyegzekwowania.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Brak zastrzeżenia nazwy – co Ci grozi?

Pierwszy minus to to, że ogranicza się ona do terytorium, na którym wykorzystywany jest dany znak – przykładowo miejscowości lub województwa. Ochrona ta jest więc jedynie lokalna. Czy jednak w przypadku sklepu internetowego możemy mówić o jakimś konkretnym, lokalnym terytorium działania? No właśnie, nie możemy, w związku z tym w przypadku e-biznesów ciężko jest realnie wyegzekwować swoje prawa na podstawie tych ogólnych przepisów.

Drugi minus wiąże się z koniecznością udowodnienia tego, że faktycznie używasz danego oznaczenia przedsiębiorstwa lub produktu, na jakim terytorium ma miejsce to użycie oraz jakich konkretnie towarów lub usług dotyczy. Chociaż możesz pomyśleć, że to nic trudnego, to z doświadczenia mogę powiedzieć Ci, że w praktyce bywa to bardzo trudne. W przypadku sklepu internetowego z szerokim asortymentem naprawdę trudne może być zebranie przekonujących dowodów, że dana nazwa wykorzystywana była na terytorium całej polski i dla licznej grupy produktów.

Kolejny minus wynika z tego, że jedno to przepisy prawa, a drugie to praktyczne zastosowanie ochrony marki z nich wynikających. Bazowanie na ogólnych przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest zupełnie nieskuteczne w sytuacji, gdy będziesz chciał wyegzekwować swoje prawa – w związku z naruszeniem Twojej nazwy – od administratora internetowej platformy handlowej, portalu społecznościowego czy też w ramach kampanii Google Ads. Nawet jeżeli konkurent faktycznie będzie używał Twojej nazwy to powołanie się w tym przypadku na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie gwarantuje sukcesu.

Po co rejestrować znak

Często też spotykam się z twierdzeniem, że po co rejestrować znak, przecież nikt nie będzie chciał podrabiać nazwy mojego sklepu. Pewnego razu usłyszałem wręcz od klienta, że dla niego to byłaby “duża rzecz”, że ktoś chciałby podrobić nazwę jego sklepu lub produktów, bo znaczyłoby to, że jest liczącym się graczem na rynku. Tymczasem nawet w mikro skali działalności zdarzają się sytuacje, że sklepy internetowe w sposób nieuczciwy wykorzystują nazwy konkurencyjnych sklepów. Inwestujesz więc spore środki w marketing, pozycjonowanie itd. a finalnie konkurenci żerują na Twojej pracy i wydanych przez Ciebie pieniądzach wykorzystując Twoją nazwę w kampaniach Google Ads, pozycjonowaniu czy w opisach produktów. Finalnie klienci zamiast trafiać do Ciebie i zostawiać pieniądze w Twoim sklepie, robią to u konkurencji.

Jak skutecznie chronić nazwę sklepu internetowego?

Rejestrując znak towarowy! Czy to takie proste? Tak! Czy rejestracja zapewni Ci ochronę w każdej sytuacji i przed każdym działaniem konkurencji? Absolutnie nie. Rejestracja znaku towarowego to najlepsza rzecz jaką możesz zrobić, żeby chronić swoją markę. Oczywiście nie wyeliminuje to ryzyka nieuczciwych działań konkurencji. Nie da Ci gwarancji tego, że nikt nie będzie próbował Twojej nazwy wykorzystać w nieuczciwy sposób. Po rejestracji znaku towarowego będziesz mógł jednak spać spokojnie, że zrobiłeś wszystko co mogłeś, żeby chronić nazwę swojego sklepu internetowego.

Dzięki rejestracji znaku towarowego w łatwy sposób będziesz mógł wykazać, że jesteś właścicielem znaku towarowego, na jakim terytorium przysługuje Ci wyłączność na Twój znak oraz jakich produktów/usług dotyczy Twój monopol. Można powiedzieć, że w tym wszystkim wyręczy Cię Urząd Patentowy, który potwierdzi, że jesteś właścicielem marki.

Czy każdą nazwę można zastrzec?

Niestety nie. Wynika to z tego, że przepisy dotyczące znaków towarowych określają tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji. Jedną z takich podstawowych przeszkód bezwzględnych jest opisowość znaku. Opisowość znaku polega na tym, że znak bezpośrednio nawiązuje do towarów lub usług, które sygnuje.

Musisz bowiem wiedzieć, że rejestrując znak towarowy nie zyskujesz absolutnego monopolu na nazwę. Uzyskujesz wyłączność na daną nazwę, ale w odniesieniu do konkretnych towarów/usług, które wskażesz w zgłoszeniu. Przykładowo jeżeli prowadzisz sklep internetowy z butami to nie ma przeszkód pod taką samą nawą funkcjonowała firma budowlana. Jest tak dlatego, że w takiej sytuacji nie występuje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. Klienci po prostu nie pomylą tych dwóch firmy, mimo takich samych nazw.

Wracając do bezwzględnych przeszkód rejestracji to nazwa, którą chcesz zarejestrować nie może być opisowa dla towarów i usług, które wskażesz w zgłoszeniu. Nie uda Ci się więc zarejestrować nazwy typu buty24, e-materace czy skleprowerowy. To często bardzo skuteczne nazwy pod kątem marketingowym i tego, żeby klienci łatwiej znaleźli Cię w sieci, ale jeżeli myślisz o rejestracji znaku towarowego to te nazwy są fatalne i nie uda Ci się uzyskać na nie wyłączności. Wynika to z tego, że wspomniane wyżej bezwzględne przeszkody rejestracji mają zapobiegać sytuacji, że jeden przedsiębiorca uzyska monopol na nazwę lub określenie, które powinno być wolne dla wszystkich przedsiębiorców działających na danym rynku. Przykładowo, każdy sklep, który ma w asortymencie rowery powinien móc posługiwać się nazwą skleprowerowy.

Jesteś ciekawy, czy Twoją nazwę lub logo można zarejestrować? Wypełnij bezpłatny formularz wstępnej weryfikacji!

Jak zarejestrować opisową nazwę?

Nawet jeżeli Twoja nazwa jest opisowa to istnieją pewne sposoby, aby zarejestrować ją jako znak towarowy. Pierwszy z nich to rejestracja znaku słowno-graficznego, czyli mówiąc najprościej logotypu. Jeżeli do opisowej nazwy dodamy wyróżniająca grafikę to bardzo często tak stworzony znak towarowy słowno-graficzny udaje się zarejestrować, co wynika z tego, że analizując zdolność odróżniającą znaku, czyli możliwość jego rejestracji, bada się znak jako całość. Jeżeli, więc grafika znaku będzie na tyle fantazyjna i wyróżniająca, że nada znakowi zdolność odróżniającą to taki znak – mimo opisowej nazwy – uda się zarejestrować. Pamiętaj jednak, że zwykła stylizacja graficzna nazwy, nadana jej poprzez krój czy kolorystykę czcionki najczęściej będzie niewystarczająca i zdolność odróżniającą będzie miał tylko taki znak słowno-graficzny z opisową nazwą, który zawiera naprawdę charakterystyczne przedstawienie graficzne.

Zlecasz stworzenie logotypu? Pamiętaj o zadbaniu o nabycie praw autorskich! Sprawdź nasz wzór umowy na stworzenie logotypu z przeniesieniem praw autorskich.

Drugi sposób na rejestrację opisowego znaku towarowego to uzyskanie przez niego tzw. wtórnej zdolności odróżniającej. Polega to na tym, że znak, który pierwotnie nie miał zdolności rejestracyjnej, na skutek jego używania w obrocie, stał się na tyle charakterystyczny, że większość klientów na danym rynku wiąże tę nazwę z konkretną firmą, a nie z opisem produktów/usług. Muszę Cię jednak zmartwić, że przyjmuje się, że wykazanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w przypadku rejestracji znaku w Polsce wymaga wykazania, że co najmniej 50% klientów na danym rynku wiąże konkretną nazwę z Twoją firmą. Taką rozpoznawalność marki należy potwierdzić niezależnymi badaniami opinii publicznej. Możesz sobie więc wyobrazić, że z reguły wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe i wielu znanym firmom się to udało.

Dobra rada

Jeżeli jednak nie zamierzasz konkurować z potentatami rynkowymi, wydawać milionów na reklamę i marketing, to prosta rada jest taka – unikaj nazw opisowych. Ewentualnie, spróbuj zarejestrować znak słowno – graficzny. Co prawda zapewni to słabszą ochronę samej nazwy sklepu, ale pozwoli Ci na rejestrację marki jako znak towarowy i w wielu przypadkach – mimo słabszej ochrony – ta ochrona będzie skuteczna i docenisz korzyści z niej wynikające.

Co wybrać – rejestracja nazwy czy logotypu?

Jeżeli zdecydowałeś się już na rejestrację znaku towarowego i zastanawiasz się czy lepiej zarejestrować nazwę (znak słowny) czy logotyp (znak słowno-graficzny) to muszę Ci powiedzieć, że najlepiej zarejestrować oba te rodzaje znaków. Zakresy ochrony znaku słownego i słowno – graficznego doskonale się bowiem uzupełniają i wspólnie zapewniają najsilniejszą ochronę marki sklepu internetowego. Co prawda wiąże się to z wyższymi kosztami (osobne opłaty od każdego rodzaju znaku), ale w dłuższej perspektywie jest to rozwiązanie warte wdrożenia. W ten sposób chronisz nie tylko brzmienie nazwy, ale również to jak wygląda logotyp.

Jeżeli natomiast zależy Ci na optymalizacji kosztów to w przypadku sklepów internetowych głównie skupiłbym się na rejestracji znaku słownego. Pamiętaj jednak o ograniczeniach związanych z nazwami opisowymi. Ograniczyłbym się również do rejestracji znaku słownego w sytuacji, gdy przedstawienie graficzne Twojego logotypu jest dosyć ubogie. Bazuje tylko na stylizacji nazwy. Wówczas też nie zawsze konieczna jest rejestracja znaku słowno-graficznego, ponieważ w ramach logotypu po prostu nie ma wartych ochrony elementów graficznych. Rejestracja znaku słownego w przypadku sklepów internetowych jest szczególnie istotna w kontekście ochrony domeny internetowej. Nawet z innymi niż dotychczas wykorzystywane przez Ciebie rozszerzenia. Jak również łatwo i skutecznie można wyegzekwować ochronę takiego znaku w razie jego wykorzystywania przez konkurencję w metatagach, kampaniach Google Ads, opisach produktów itd. W przypadku rejestracji wyłącznie znaku słowno-graficznego jest to o wiele trudniejsze.

Gdzie zarejestrować znak towarowy?

Rejestrując znak towarowy sklepu internetowego musisz też mocno przemyśleć terytorium ochrony. Najczęściej spotykane rozwiązania to rejestracja znaku w Polsce lub w Unii Europejskiej. To jakie terytorium ochrony powinieneś wybrać zależy od tego jakie jest terytorium działania sklepu internetowego. Warto tutaj myśleć po pierwsze perspektywistycznie, a po drugie rozważnie. Jeżeli Twoja działalność ogranicza się do rynku polskiego to rejestracja znaku w Polsce będzie wystarczająca. Jeżeli natomiast w niedalekiej przyszłości planujesz ekspansję na inne kraje UE powinieneś mocno zastanowić się nad rejestracją unijnego znaku towarowego.

Musisz być jednak ostrożny. Rejestrując unijny znak towarowy ochrona Twojego znaku obejmie z automatu wszystkie kraje członkowskie UE. Warto więc sobie zadać pytanie czy jest Ci to potrzebne? Musisz też wiedzieć, że rejestrując unijny znak towarowy, każdy właściciel podobnego znaku towarowego tylko w Niemczech, Hiszpanii, Rumunii czy jakimkolwiek innym kraju UE, może wnieść sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego. Tym samym zablokować Twoją rejestrację. Po prostu rejestrując unijny znak towarowy, na gruncie praw do marki, konkurujesz ze wszystkimi zarejestrowanymi znakami towarowymi. Nie tylko w UE, ale także w każdym poszczególnym kraju członkowskim.

Może więc zdarzyć się sytuacja, że chociaż nigdy nie planowałeś sprzedaży swoich produktów w Rumunii, to właściciel rumuńskiego, podobnego znaku towarowego zablokuje Twoją rejestrację w UE. Finalnie znaku nie zarejestrujesz, a dodatkowo poniesiesz koszty związane z postępowaniem sprzeciwowym. Wybierając więc terytorium ochrony warto jest rozważyć to w jakich krajach faktycznie planujesz działać i w jakich krajach ochrona marki rzeczywiście będzie Ci potrzebna.

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy

W zależności od tego na jakim terytorium zdecydujesz się na ochronę swojego znaku towarowego to z innymi kosztami musisz się liczyć. W przypadku rejestracji w Polsce opłaty urzędowe za rejestrację jednego znaku towarowego w jednej klasie wynoszą łącznie 890 zł. Każda dodatkowa klasa to dodatkowe 520 zł. Musisz jednak wiedzieć, część tych kosztów poniesiesz od razu przy zgłoszeniu, a część dopiero gdy Urząd Patentowy zarejestruje Twój znak towarowy.

W przypadku natomiast rejestracji w UE to podstawowa opłata za zgłoszenie jednego znaku towarowego do jednej klasy wynosi 850 EUR. Dodatkowa druga klasa to koszt 50 EUR, a trzecia i każda kolejna to dodatkowe 150 EUR. W przypadku rejestracji w UE niestety od razu, niejako “z góry” musisz opłacić całość opłat urzędowych, ponieważ obowiązuje jedna opłata za rejestrację i pierwszy okres ochronny. Pamiętaj jednak, że są to opłaty obejmujące pierwsze 10 lat ochronny i jeżeli podzielisz wysokość opłat przez czas trwania ochronny, to dojdziesz do przekonania, że ten koszt, szczególnie w ujęciu miesięcznym, nie jest już tak znaczny.

Jeżeli w ramach procedury rejestracji będziesz chciał skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika to do powyższych opłat urzędowych musisz doliczyć jego wynagrodzenie. Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w ochronie marki? Przede wszystkim dlatego, że oprócz wsparcia w samej procedurze rejestracji, przygotowania podania o rejestrację i reprezentowania Cię przed Urzędem Patentowym, doświadczony prawnik może dla Ciebie przeprowadzić również poprzedzające zgłoszenie tzw. badanie zdolności rejestrowej.

Czym jest badanie zdolności rejestrowej znaku

Badanie to polega w szczególności na weryfikacji bezwzględnych przeszkód rejestracji, czyli ocenie tego, czy Twoje oznaczenie w ogóle może być zarejestrowane jako znak towarowy i czy przykładowo nie jest opisowe. Po drugie badanie polega na weryfikacji czy nie istnieją wcześniej zarejestrowane znaki podobne. Musisz wiedzieć, że podstawą sprzeciwu, który zablokuje Twoja rejestrację, może być nie tylko znak identyczny, ale również podobny, czyli np. o innej pisowni, ale różnej wymowie. O ile znalezienie znaków identycznych jest dosyć proste, tak już poszukiwanie i analiza znaków towarowych podobnych wymaga już określonego poziomu i doświadczenia w tej właśnie dziedzinie prawa. Korzyścią z badania zdolności rejestrowej jest więc głównie to, że jeszcze przed rejestracją poznasz ryzyka związane z rejestracją Twojego oznaczenia jako znak towarowy.

Badanie nigdy nie da Ci gwarancji, że rejestracja się powiedzie. Przynajmniej będziesz miał świadomość z jakimi ewentualnie ryzykami będziesz musiał się mierzyć w toku rejestracji. Na tej podstawie będzie mógł świadomie podjąć decyzję czy chcesz rejestrować znak towarowy, czy też wolisz się z tym wstrzymać. Być może pracując w międzyczasie nad nową niekolizyjną nazwą, którą skutecznie zarejestrujesz. Pamiętaj bowiem, że sprzeciw w procedurze rejestracji znaku towarowego to nie tylko ryzyko związane z tym, że swojego znaku nie zarejestrujesz (i opłaty urzędowe przepadną). W razie przegranej będziesz musiał ponieść koszty postępowania sprzeciwowego. W najgorszym scenariuszu, właściciel wcześniejszego znaku będzie mógł wystąpić w stosunku do Ciebie z dalej idącymi roszczeniami. Dotyczącymi wykorzystywania znaku towarowego w obrocie.

Doceniasz tworzone przeze mnie treści?

Paweł Głąb
RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w prawie e-commerce, prawie własności intelektualnej oraz prawie danych osobowych. Pomagam firmom chronić ich marki, produkty i walczyć z nieuczciwą konkurencją. Przygotowuję regulaminy, polityki prywatności i cookies oraz dokumentację RODO. Zajmuję się również tworzeniem i audytowaniem umów.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.