Budowanie marki to zwykle coś więcej niż wymyślenie nazwy. To także wszelkie oznaczenia graficzne lub słowno-graficzne z charakterystyczną kolorystyką, kształt opakowania, a czasem nawet dźwięk pojawiający się w reklamie albo szczególny sposób umieszczenia elementu na produkcie. Każdy z tych elementów może pełnić funkcję znaku towarowego. Problem w tym, że przedsiębiorcy zwykle inwestują w rozpoznawalność takiego oznaczenia na długo przed tym, zanim w ogóle pomyślą o jego rejestracji, a dopiero na etapie zgłoszenia do urzędu okazuje się, że wybrane oznaczenie wcale nie jest tak bezpieczne, jak mogłoby się wydawać.

Zgłoszenie znaku towarowego nie jest formalnością polegającą wyłącznie na wypełnieniu wniosku i wniesieniu opłaty. Urząd może samodzielnie odmówić rejestracji, jeśli uzna, że dane oznaczenie nie spełnia wymogów prawnych, aby być znakiem towarowym. A nawet jeśli tego nie zrobi, może się okazać, że ktoś inny – właściciel wcześniejszego znaku podobnego lub identycznego – zablokuje zgłoszenie, składając sprzeciw. W obu przypadkach przedsiębiorca może ponieść koszty i finalnie nie mieć znaku towarowego.

Dlatego w tym artykule wyjaśnię Ci z czego wynikają powyższe ryzyka, dlaczego ich ocena to zadanie dla prawnika zajmującego się znakami towarowymi, a nie coś, co da się bezpiecznie sprawdzić samodzielnie w wolnej chwili, oraz jakie korzyści dla Twojego biznesu może przynieść badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przed uruchomieniem procesu rejestracji.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Bezpłatna konsultacja

Znak towarowy to więcej niż nazwa

Znakiem towarowym nie musi być wyłącznie nazwa czy słowo czy logotyp. Może nim być praktycznie każde oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi jednej firmy od towarów lub usług innej – a więc nawet charakterystyczny kształt produktu lub opakowania, szczególne umiejscowienie elementu na towarze, a nawet dźwięk. Praktyka pokazuje, że trzy najpowszechniejsze rodzaje znaków towarowych to: znak słowny (sama nazwa), znak graficzny (sama grafika bez warstwy słownej) oraz znak słowno-graficzny (logotyp zawierający elementy graficzne oraz warstwę słowną). Natomiast niezależnie od formy, każde takie oznaczenie musi zostać w zgłoszeniu przedstawione na tyle jasno i precyzyjnie, aby konkurencja mogła jednoznacznie ustalić, co dokładnie jest chronione – a im mniej konwencjonalna forma znaku, tym trudniej to zrobić poprawnie bez odpowiedniego doświadczenia.

To właśnie dlatego badanie zdolności rejestrowej ma sens przy każdym rodzaju oznaczenia, wokół którego przedsiębiorca chce budować markę, niezależnie od tego, czy jest to nazwa firmy, jej logotyp, opakowanie lub inne oznaczenie. Badanie zdolności rejestrowej to analiza prawna przeprowadzana jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację, której celem jest odpowiedź na dwa podstawowe pytania: czy urząd może z własnej inicjatywy odmówić rejestracji danego oznaczenia oraz czy istnieją wcześniej zarejestrowane lub zgłoszone, podobne lub identyczne znaki, których właściciele mogliby sprzeciwić się rejestracji znaku. Im wcześniej takie badanie zostanie zrobione, tym większa swoboda działania, gdyż znając ryzyka przed zgłoszeniem znaku i jego wprowadzeniem na rynek, można je skutecznie zniwelować lub co najmniej ograniczyć i dzięki temu bezpiecznie wprowadzić swoją markę na dany rynek.

Dwa rodzaje przeszkód, których nie widać na pierwszy rzut oka

• Bezwzględne przeszkody rejestracji
• Pierwszy rodzaj przeszkód, to tzw. przeszkody bezwzględne. Przeszkody bezwzględne to takie sytuacje, których wystąpienie powoduje, że zgłoszone oznaczenie w ogóle nie może pełnić funkcji znaku towarowego, czyli że oznaczenie nie posiada zdolności odróżniającej, dzięki której można odróżnić towary lub usługi sygnowane Twoim znakiem od towarów lub usług konkurencji.
• Najbardziej oczywisty problem pojawia się, gdy oznaczenie jest zbyt proste, zbyt powszechne np. proste konstrukcje słowne pozbawione zdolności odróżniającej; albo wprost opisuje towary lub usługi, które sygnuje tzw. oznaczenie opisowe, To jednak nie jedyne zagrożenie na tym etapie. Katalog bezwzględnych przeszkód rejestracji jest wprost uregulowany w ustawie Prawo własności przemysłowej i jest znacznie szerszy, niż te dwie sytuacje wskazane powyżej. W trakcie procedury rejestracji znaku towarowego, jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi formalne, to urząd weryfikuje Twoje oznaczenie pod kątem każdej bezwzględnej przeszkody ujętej w ustawie. Wystąpienie choćby jednej powoduje, że urząd patentowy wyda tzw. wstępną odmowę. Następnie to Ty będziesz musiał udowodnić, że Twoje oznaczenie nie jest obarczone bezwzględną przeszkodą rejestracji. Jeżeli tego dostatecznie nie wykażesz to Urząd odmówi rejestracji znaku. Oczywiście na decyzję o odmowie przysługuje odwołanie. Niemniej to wszystko powoduje, iż zgłoszenie Twojego znaku towarowego rozciągnie się w czasie; wygeneruje dodatkowe koszty, a finalnie odwołanie może nie przynieść rezultatu i dane oznaczenie nie będzie mogło być znakiem towarowym. 
• Dzięki badaniu zdolności rejestrowej zyskasz na samym wstępie informacje czy Twoje oznaczenie jest obarczone, którąś z bezwzględnych przeszkód rejestracji. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł odpowiednio zmodyfikować znak przed jego zgłoszeniem do Urzędu, a to tak, aby zniwelować rzeczoną przeszkodę poprzez modyfikację znaku, a następnie zgłosić znak.
• Względne przeszkody rejestracji
• Druga przeszkoda może pojawić się nawet wtedy, gdy urząd nie ma żadnych zastrzeżeń co do Twojego oznaczenia. To sytuacja kiedy właściciel wcześniejszego zarejestrowanego lub zgłoszonego znaku uzna, że Twoje oznaczenie jest podobne lub co gorsza identyczne do jego znaku i postanowi się sprzeciwić rejestracji Twojego znaku.
• Zauważyć trzeba, że rejestry znaków towarowych są jawne i zawierają setki tysięcy wcześniej zarejestrowanych oznaczeń. Co więcej w dobie dzisiejszych czasów coraz powszechniejszym jest monitorowanie znaku towarowego przez jego właściciela lub wyspecjalizowane podmioty, które raportują właścicielowi o ewentualnych znakach podobnych lub identycznych. Jeżeli wśród zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków towarowych na terytorium, na którym Ty zgłaszasz znak znajduje się inny znak podobny lub identyczny, to jego właściciel ma prawo wnieść sprzeciw co do Twojego znaku.
• W kontekście podobieństwa znaków towarowych w pierwszej kolejności trzeba zwróć uwagę w pierwszej kolejności na płaszczyznę towarowo-usługową. Jeżeli znaki sygnują podobne lub identyczne towary lub usługi, to w kolejnym kroku przechodzi się do analizy porównawczej samych oznaczeń. Odnośnie podobieństwa oznaczeń, wskazać natomiast trzeba, że badając podobieństwo znaków towarowych, należy je porównać ze sobą na trzech płaszczyznach – wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Rzeczą istotną jest fakt, że wystąpienie podobieństwa nawet na jednej z trzech ww. płaszczyzn powoduje, iż dane oznaczenia mogą zostać uznane za podobne, zaś sprzeciw za zasadny. Co także istotne – właściciel wcześniejszego znaku dokonuje tej oceny podobieństwa poprzez swoje subiektywne przekonania, dlatego może dojść do sytuacji, że nawet jeżeli pomiędzy znakami występuje obiektywnie niewielkie podobieństwo, to właściciel znaku wcześniejszego i tak wniesie sprzeciw, aby zablokować lub opóźnić rejestrację Twojego znaku.
• Dzięki badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego zyskujesz informacje o tym czy istnieją identyczne oznaczenia oraz o najbardziej podobnych znakach towarowych, które obiektywnie mogą stanowić podstawę sprzeciwu. Dzięki tej wiedzy również możesz odpowiednio zmodyfikować swoje oznaczenie, aby niwelować ewentualne podobieństwo do znaków wcześniejszych i tym samym zminimalizować ryzyko wniesienia sprzeciwu. Minimalizacja ryzyka sprzeciwu to także minimalizacja kosztów, które się z tym wiążą oraz to zwiększenie Twoich szans na sprawne przeprowadzenie procesu rejestracji znaku.

Dlaczego badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego to nie zadanie do zrobienia samemu w wolnej chwili?

Szybkie sprawdzenie nazwy w wyszukiwarce internetowej albo pobieżny rzut oka na jeden rejestr może dawać złudne poczucie bezpieczeństwa. Rzetelne badanie zdolności rejestrowej obejmuje znacznie więcej niż tylko krajowy rejestr znaków towarowych – uwzględnia także wcześniejsze zgłoszenia, które mogą jeszcze  być w trakcie rejestracji; uwzględnia unijne znaki towarowe oraz znaki międzynarodowe, których rejestracja obejmuje swoim zasięgiem terytorium, na którym zamierasz zgłaszać znak np. Polskę lub Unię Europejską. Samodzielna weryfikacja pomija zwykle większość tych obszarów, bo wymaga dostępu do co najmniej kilku baz danych oraz umiejętności prawidłowej interpretacji tego, co się w nich znajduje w kontekście podobieństwa oznaczeń.

Właśnie dlatego wartością badania zdolności rejestrowej nie jest sama lista wyników wyszukiwania, ale profesjonalna ocena tego, co te wyniki oznaczają w praktyce, a to które znalezione znaki stanowią realne zagrożenie, a które można pominąć, i jakie działania warto podjąć, zanim jeszcze poniesie się koszty zgłoszenia.

Co zyskujesz, zlecając badanie profesjonaliście?

Efektem badania zdolności rejestrowej jest przejrzysty raport, który w uporządkowany sposób przedstawia po pierwsze ocenę prawną pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji. Po drugie wskazuje czy występują wcześniejsze znaki podobne lub identyczne do Twojego, a jeżeli tak to raport zawiera w tym zakresie merytoryczne uzasadnienie. Wreszcie raport zawiera wnioski i rekomendacje odnośnie stwierdzonych ryzyka lub ich braku. Taki raport pozwala podjąć świadomą decyzję biznesową, a to czy zgłosić oznaczenie bez obaw, gdy ryzyko jest niskie lub go nie ma; albo dopracować oznaczenie, gdy ryzyko jest wysokie poprzez zawężenie zakresu towarów i usług lub modyfikacje w zakresie warstwy słownej lub szaty graficznej. W efekcie zamawiający raport dostaje pełną merytoryczną informację o ewentualnych ryzykach związanych z rejestracją jego oznaczenia.

To także oszczędność czasu i nerwów – zamiast samodzielnie przekopywać się przez rejestry i zastanawiać, czy dana kolizja jest istotna, przedsiębiorca dostaje gotową ocenę wraz z uzasadnieniem, na której może oprzeć decyzję o inwestycji w markę. Dla firmy, która dopiero planuje zgłoszenie, taki raport bywa też punktem wyjścia do rozmowy o dalszych krokach w tym o samym zgłoszeniu i jego zakresie terytorialnym.

Rzeczą istotną jest fakt, że badanie zdolności rejestrowej to nie wymóg formalny przed zgłoszeniem znaku. To możliwość i to Ty decydujesz czy chcesz z niej skorzystać czy też nie.

Skutki zaniechania badania zdolności rejestrowej

W tym kontekście warto zauważyć, że najbardziej kosztowny scenariusz wygląda zwykle tak samo, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi nazwa czy logotyp czy innego rodzaju oznaczenie. Schemat tego scenariusza przebiega zwykle tak, że dana firma buduje rozpoznawalność oznaczenia, a dopiero po jakimś czasie zgłasza je do rejestracji jako znak towarowy i podczas tej rejestracji występują bezwzględne lub względne przeszkody; ewentualnie firma dowiaduje się o problemie w inny sposób np. wskutek wezwania od konkurencji używającej podobnego, wcześniej chronionego znaku. Oba warianty mogą skutkować tym, że finalnie konieczna będzie zamiana oznaczenia, czyli rebranding, tak aby mogło ono zostać zarejestrowane jako znak lub aby uniknąć sporu sądowego z konkurencją co wiąże się z niemałymi kosztami i dodatkowym czasem na działanie.

Warto wiedzieć, że żadne badanie nie sprowadza ryzyka do zera, gdyż ostateczne decyzje wciąż należą do urzędu i do właścicieli wcześniejszych znaków. Niemniej świadoma decyzja biznesowa oparta na profesjonalnej analizie jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż poleganie na tym, że oznaczenie „wygląda dobrze” i nikt jeszcze na nie nie wpadł, bowiem bazuje na pełnym obrazie sytuacji a nie tylko na pewnych założeniach lub pobieżnych weryfikacjach.

Podsumowanie

Jak już wiesz rejestracja znaku towarowego wymaga pokonania przede wszystkim dwóch różnych barier (bezwzględne i względne przeszkody rejestracji), niezależnie od tego, czy chronione ma być nazwa czy logotyp czy inne oznaczenie, a rzetelna ocena obu tych ryzyk wykracza daleko poza to, co da się sprawdzić samodzielnie w jednym rejestrze. Zanim zainwestujesz czas i pieniądze w budowanie marki wokół konkretnego oznaczenia, warto zlecić jego badanie zdolności rejestrowej komuś, kto zna praktykę urzędów i wie, na co zwrócić uwagę. To relatywnie niewielki koszt w porównaniu z tym, ile może kosztować rebranding albo spór z konkurencją po latach budowania marki. Jeśli planujesz zgłoszenie znaku towarowego albo po prostu zastanawiasz się, czy Twoje oznaczenie jest bezpieczne, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy ocenić sytuację i zbadać Twoją markę.

Marcin Sierżęga
PRAWNIK

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Przedsiębiorcom pomagam głównie w procesach sądowych. Specjalizuję się również w prawie własności intelektualnej, w szczególności w ochronie znaków towarowych. Wspieram firmy w zabezpieczeniu umów i biznesu.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.

Bezpłatna konsultacja