W dzisiejszym odcinku, który ma na celu promocję naszej kolejnej książki „Zabezpieczenie umów i biznesu”, porozmawiam z moim wspólnikiem Pawłem Głąb o rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dowiecie się niesamowicie istotnych rzeczy, m.in.:

– jakie rodzaje znaków wyróżniamy,
– dlaczego warto zarejestrować znak towarowy i wzór przemysłowy,
– jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego,
– na czym polega i co daje badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego,
– oraz kiedy znak nie zostanie objęty ochroną.

Jest to jeden z tematów, który został szczegółowo opisany w wyżej wspomnianej, naszej najnowszej, książce „Zabezpieczenie umów i biznesu”, do której zakupu serdecznie zapraszam.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że „Zabezpieczenie umów i biznesu. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów” będzie wkrótce w sprzedaży! Jeżeli chcesz wiedzieć jak możesz chronić swoje prawne i finansowe interesy, wykorzystując przepisy prawa, postanowienia umowne czy też korzystając z odrębnych umów, to ta książka jest dla Ciebie! -> https://bityl.co/COv0.
A co najlepsze, z kodem 1466e otrzymacie 15% zniżki!

https://bityl.co/CXpt <- tutaj możesz skalkulować ile będzie Cię kosztowała ochrona Twojego znaku towarowego. 🙂

Zachęcam Was również do sięgnięcia po „Poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów”, który napisałem wraz z moim wspólnikiem Pawłem Głąb, przy współpracy z Wydawnictwem Od.Nowa, znajdziecie go tutaj -> https://bityl.co/An7q, natomiast w wersji elektronicznej znajdziecie go pod linkiem -> https://bityl.co/BkWJ.
Na hasło Piotr15 otrzymacie 15% zniżki!

Serdecznie zapraszam!

---

Uwaga, uwaga! Przerywamy serię promocyjną „Poradnika prawnego dla influencerów i digital marketerów”, ponieważ teraz musimy popromować kolejną naszą książkę, którą jest “Zabezpieczenie umów i biznesu”.

– Cześć z tej strony Piotr Kantorowski i dzisiaj odcinek w innej trochę formule, bo wspomniana książka “Zabezpieczenie umów i biznesu” ma aż pięciu współautorów. Ja jestem jednym z nich i cóż, przez najbliższe kilka odcinków porozmawiamy ze wszystkimi współautorami. Być może nawet uda mi się znaleźć kogoś kto porozmawia ze mną, a dzisiaj spotykamy się z Pawłem Głąbem, moim wspólnikiem i przyjacielem. Porozmawiamy o tym jak można zabezpieczyć firmę przy użyciu własności intelektualnej.

– Cześć, bardzo miło znowu gościć w twoim podcaście po kilku miesiącach przerwy. Książka to faktycznie bardzo dobra okazja żeby znowu coś nagrać razem, dzisiaj tak jak powiedziałeś opowiemy troszkę o tym jak wykorzystać własność intelektualną w celu zabezpieczenia swojego biznesu. Wydaje mi się, że bardziej skupimy się na tym jakie działania ogólnie prewencyjne trzeba podjąć żeby faktycznie ta własność intelektualna była w sposób należyty chroniona.

Jak zabezpieczyć firmę dzięki własności intelektualnej?

– No właśnie, zabezpieczenie firmy, pół żartem powiem, że no może się kojarzyć, nie wiem, z ochroniarzami, pewnie od strony prawnej z jakimiś umowami o zachowaniu poufności, o zakazach konkurencji, ale własność intelektualna nie jest jakoś najbardziej oczywistym wariantem zabezpieczenia firmy. Jak byś mógł przedstawić ten temat najbardziej ogólnie na początek. Skąd w ogóle własność intelektualna jako sposób na zabezpieczenie firmy?

– Wynika to z tego, że właśnie te przedmioty własności intelektualnej, co to jest to też za chwilę powiemy, ale bardzo często jest tak, że one mają wartość zdecydowanie większą niż właśnie nawet produkty w magazynie. Więc jeżeli zabezpieczamy wynajmując firmę ochroniarską nasz magazyn, zamontujemy monitoring, to tak samo powinniśmy zabezpieczyć naszą własność intelektualną, w tym przede wszystkim znaki towarowe czy produkty jako wzory przemysłowe. Więc właśnie cała istota zabezpieczenia biznesu w ten sposób wynika z tego, że często finalnie okazuje się, że właśnie ta własność intelektualna ma nawet i większą wartość niż rzeczy, które normalnie byśmy, w funkcjonowaniu firmy, oceniali jako wartościowe.

Czym jest własność intelektualna?

– Dobra, to już wiemy dlaczego, ale sam powiedziałeś, że zaraz wytłumaczysz czym jest to własność intelektualna, tak bez definicji prawnej czy prawniczej, a najprościej jakby można było to powiedzieć, może na przykładach.

– Myślę, że też bardzo istotne jest to, że w pierwszej kolejności warto powiedzieć, że praktycznie każda firma ma własność intelektualną. Wynika to z tego, że każda firma posługuje się na przykład jakąś nazwą na rynku i to będzie właśnie jeden z przejawów własności intelektualnej, czyli znaki towarowe firmy. Bardzo często jest tak, że to co dana firma robi, to tak naprawdę jest nieraz nawet i kwestią drugorzędną, bo pierwszorzędne znaczenie ma właśnie pod jakim brandem to robiIi, dlatego jakby to jest rzecz którą należy chronić i występuje ona myślę w każdej firmie. Każda firma posługuje się jakąś nazwą, a jeżeli dochodzi do tego, że ta firma wkracza na przykład do Internetu, to tam już konkurencja jest ogromna, w zasadzie nieograniczona tak naprawdę. Dlatego z jednej strony trzeba zadbać o to, żeby zabezpieczyć swoją nazwę, żeby konkurencja jej nam, brzydko mówiąc, nie podkradła, a z drugiej strony istotne też jest to żebyśmy my swoimi działaniami nie naruszyli praw innych przedsiębiorców. Dlatego jakby warto jest nad tym tematem się pochylić. A mogę powiedzieć z doświadczenia, że niestety bardzo często bywa tak, że klienci do nas zgłaszają się w tych tematach dopiero wtedy, gdy jest już jakiś pożar, który trzeba ugasić, czyli powstał już jakiś spór, na przykład o prawa do marki, a bardzo wiele tych sytuacji można by było uniknąć gdyby ci klienci zgłosili się wcześniej i byśmy podjęli jakieś działania prewencyjne, o których myślę, że dzisiaj trochę powiemy. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się ta zasada, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

– Tak zostawiłeś, przynajmniej ja to tak odbieram, słowa “marka” i “znak towarowy”. Gdybyś mógł przybliżyć jeszcze czym są te znaki towarowe, jak to należy odnosić do firmy, do marki? Czy to jedno i to samo, czy to może ma trochę jakieś inne zastosowanie i znaczenie?

Co to jest znak towarowy?

– Znaki towarowe to ogólnie każde oznaczenia, które pozwalają odróżnić produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od produktów lub usług innego przedsiębiorcy. To jest taka podstawowa definicja, można powiedzieć potoczna, znaku towarowego, ale też ona oddaje istotę znaków towarowych. Służą one do tego żeby po prostu firmy na rynku się odróżniały dla ludzi, że jeżeli klient kupi towar z jednej firmy i jest zadowolony, to potem jeżeli ta firma wypuści kolejne produkty i one są sygnowane tym samym brandem to może oczekiwać, że ta jakość będzie podobna. Po to właśnie firmy posługują się znakami towarowymi. Przy czym istotne jest to, że znak towarowy to nie to samo co firma przedsiębiorcy, bo ogólnie firma to jest nazwa, pod którą dane przedsiębiorstwo działa na rynku i ma generalnie jedną firmę każde przedsiębiorstwo. Natomiast znaków towarowych może mieć bardzo wiele, może mieć bardzo wiele marek, pod którymi posługuje się na rynku. Każda marka wymaga takiego samego zadbania o nią, oczywiście to zależy od skali biznesu jak i od tego na ile dana marka jest wartościowa dla danego przedsiębiorstwa. Do tego się to właśnie sprowadza, że tych marek może być bardzo wiele, a firma co do zasady jest jedna.

– Taki znak towarowy to podlega ochronie z mocy samego prawa, że tak powiem? Czyli tak po prostu podlega ochronie, czy trzeba go gdzieś zarejestrować, a może jest poniekąd tak, że obie odpowiedzi są prawidłowe, ale jedna jest może trochę korzystniejsza później w tym normalnym biznesie, normalnym obrocie?

W jaki sposób można chronić swoją markę?

– Właśnie tak jest, obie odpowiedzi są prawidłowe. Każde oznaczenie firmy czy produktu jest chronione na mocy przepisów ogólnie obowiązujących, ale najlepszym sposobem ochrony znaków towarowych, marki jest rejestracja ich jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym. A teraz powiem dlaczego. Wynika to z tego, że mamy szereg przepisów, przede wszystkim kodeks cywilny, gdzie są regulacje dotyczące prawa firmowego, mamy liczne przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji czy też finalnie przepisy prawa autorskiego i one zapewniają ochronę, czy to właśnie oznaczenie przedsiębiorstwa, czy oznaczeń produktów. Tutaj bardzo ważne jest to, że w przypadku, gdy powstanie jakiś spór o markę to my oczywiście możemy z tych przepisów skorzystać, możemy na podstawie tych przepisów, na przykład, zażądać tego żeby konkurent przestał używać nazwy przedsiębiorstwa podobnej do naszej. Możemy też nawet finalnie, jeżeli na skutek jego działań ponieśliśmy jakąś szkodę, żądać odszkodowania, ale jeżeli taki spór powstanie to niestety, ale my prawa do swojej marki musimy udowodnić. Musimy udowodnić, że posługiwaliśmy się danym oznaczeniem, już pozostańmy przy tym przykładzie, firmy, na jakim terytorium korzystaliśmy z tego oznaczenia, dla jakich produktów lub usług to oznaczenie wykorzystywaliśmy, więc musimy przedstawić szereg dowodów. Tutaj niestety bardzo często jest tak, że właśnie nawet jeżeli rzeczywiście tak jest,  że dany przedsiębiorca od lat posługuje się danym oznaczeniem, to gdy przychodzi co do czego to bardzo często ma problem żeby wykazać te prawa do swojej marki z tego względu, że okazuje się, na przykład, że na fakturach sprzedażowych nigdzie nie jest wymieniany konkretny produkt tylko są jakieś nazwy rodzajowe. Domenę okazuje się, że miał zarejestrowaną na jakąś agencję i tak dalej, można tych przykładów wymieniać, ale finalnie okazuje się, że właśnie jest bardzo duży problem z tym żeby udowodnić prawa do swojej marki. Myślę, że wszystkie te problemy właśnie niweluje rejestracja znaku towarowego. Z tego względu, że wtedy można powiedzieć, że Urząd Patentowy potwierdza nasze prawa do marki. Po rejestracji znaku towarowego otrzymujemy takie świadectwo ochronne, które nawet z wyglądu ma taki wygląd dyplomu, można powiedzieć, potwierdzającego prawa do naszej marki. I właśnie to świadectwo ochronne potwierdza to, że jesteśmy właścicielem danego znaku towarowego – od kiedy, na jakim terytorium i dla jakich towarów i usług. W zasadzie wszystkie problemy dowodowe nam odpadają, bo troszkę brzydko mówiąc, wyręcza nas Urząd Patentowy. Dlatego właśnie to jest najlepszy sposób ochrony marki, który wynika z tego, że w przypadku korzystania z przepisów ogólnych musimy wiele rzeczy udowodnić i wykazać. Natomiast w przypadku rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym, to Urząd Patentowy po prostu te nasze prawa do marki potwierdza.

– Ja myślę, że jeszcze warto by było na takim innym przykładzie to pokazać, bo może tak obrazowo z tym problemem w wykazywaniu można by to było przedstawiać tak, że są dwie firmy, gdzie to ich właściciele stworzyli logotypy, które stanowią też znak towarowy i te firmy się rozwijały zupełnie odrębnie, w zupełnie dwóch różnych, może przyjmijmy częściach Polski dla uproszczenia,  w pewnym momencie urosły na tyle, że zaczynają sobie wchodzić tak fizycznie w rynek i tu pojawia się problem. Jak wykazać bez takiego świadectwa  rejestracyjnego, że danym logotypem posługujemy się od tego ani innego momentu? Szczególnie jeżeli firmy były, na przykład, założone w bardzo zbliżonym momencie, był to dajmy na to ten sam rok lub nawet to samo półrocze, to takie zarejestrowanie znaku towarowego może okazać się tutaj jedyną możliwością.

-Tak, to bardzo dobry przykład. Co wynika też z tego, że rejestrując znak towarowy na przykład w Urzędzie Patentowym w Polsce uzyskujemy ochronę i wyłączność na całym terytorium Polski. Natomiast korzystając z tych ogólnych przepisów prawa, to generalnie nasza marka chroniona jest lokalnie. To też nie jest tak, że jeżeli my korzystamy lokalnie z jakiejś marki a potem ktoś zarejestruje znak towarowy w Polsce to my musimy zaprzestać nagle tej nazwy używać. Wynika to z tego, że są właśnie w prawie własności przemysłowej takie tak zwane prawa używacza uprzedniego, ale bardzo istotne jest to, że one ograniczone są do lokalnego. Problem pojawia się przede wszystkim, na przykład, w przypadku branż związanych z Internetem, gdzie one nigdy nie są lokalne tylko zawsze obejmują jakby większy obszar, co najmniej całą Polskę. Więc dlatego bardzo dobrze jest prewencyjnie wielokrotnie zarejestrować znak towarowy, żeby właśnie uzyskać ochrony na terytorium całej Polski, bo też niestety jest tak, stety albo niestety, to zależy jakby po której stronie się jest, że w Urzędzie Patentowym obowiązuje taka niepisana zasada, czyli kto pierwszy ten lepszy. Bardzo często data zgłoszenia tym ma bardzo istotne znaczenie i często temu, kto zgłosi znak pierwszy udaje się go finalnie zarejestrować.

Procedura zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji

– Okej, dobra. No to już wiemy po co, a teraz może opowiedz o tym jak wygląda sama procedura? Zaraz wyjaśnisz dlaczego, ale też na pewno ważną informacją jest co w ogóle powinno poprzedzić to zgłoszenie znaku do rejestracji. Są to jednak pewne czynności, powiedziałbym, że bardzo celowe, szczególnie jeżeli okaże się, że są pewne problemy. 

– Właśnie to mogę powiedzieć, że  wczoraj rozmawiałem z klientem i opowiedziałem mu właśnie jak ta procedura rejestracji znaku towarowego wygląda, z czym się wiąże, jakie są ryzyka. No i skwitował to stwierdzeniem, że “ojej, nie myślałem, że to takie skomplikowane”. Bo niestety właśnie zgłoszenie znaku towarowego nie ogranicza się, albo nie powinno ograniczać się do tego, że tylko wypełniamy zgłoszenie i zgłaszamy do właściwego Urzędu Patentowego. Ponieważ taka rejestracja jest bardzo ryzykowna, a już powiem jakby z czym to się wiąże i z czego wynika. Zacznę jednak od tego, że rejestrując znak towarowy to przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie co chcemy chronić rejestrując ten znak towarowy? Jest bardzo wiele rodzajów znaków towarowych. Takie najbardziej powszechne i najczęściej spotykane to są znaki słowne, czyli po prostu nazwa, znaki słowno-graficzne, które można scharakteryzować jako logotypy, czyli znaki gdzie pojawia się warstwa słowna i warstwa graficzna. Są też znaki graficzne, gdzie nie ma żadnej treści słownej tylko sama grafika znaku, no i oprócz tego jest jeszcze bardzo wiele, tak zwanych, niekonwencjonalnych znaków towarowych jak, na przykład, kolor. Są marki, które mają zastrzeżony kolor dla swoich produktów, ale to jakby już to temat na inną dyskusję. 

– Myślę, że to jest temat dla tych firm, które mają ogromne budżety pozwalające im w pewien sposób zakotwiczyć w umysłach klientów, że ten kolor to ta marka.

– No tak i są na tyle rozpoznawalne, że Urząd Patentowy jest w stanie potwierdzić, że faktycznie tak jest, że z daną marką na danym runku wiąże się konkretny kolor. Nawet w Polsce jest bardzo wiele firm, którym się to udało. Ale w takiej codziennej działalności niewielkiej albo średniej firmy to najczęściej rejestruje się po prostu znaki słowne, słowno-graficzne albo graficzne. To jest jakby pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć przed rejestracją znaku towarowego, czyli co chcemy chronić? Bo rejestrując znak towarowy chronimy mocniej nazwę samą, natomiast rejestrując znak słowno-graficzny to chronimy troszkę słabiej nazwę, ale za to chronimy to jak wygląda nasz logotyp. Więc w zależności od tego co jest w naszej działalności bardziej istotne, co jest dla nas bardziej cenne to na taką rejestrację powinniśmy się zdecydować. Nic nie stoi na przeszkodzie żeby też zarejestrować swoją markę w kilku wersjach i to jest bardzo częsta strategia, przy czym wiąże się to oczywiście z odpowiednio wyższymi kosztami. Każdą rejestrację  trzeba wtedy potraktować jako osobny znak towarowy. To też jest takie pytanie, z którym często się spotykam, bo potocznie bardzo wiele osób kojarzy rejestrację znaku towarowego z tym, że po prostu rejestruje się swoją markę. Tutaj niestety trzeba ją zarejestrować albo jako znak słowny, czyli nazwę, albo jako znak słowno-graficzny i tak dalej. Drugie takie potoczne postrzeganie rejestracji znaku towarowego wiąże się z tym, że bardzo wiele osób uważa, że rejestrując znak towarowy po prostu chroni markę i ogólnie uzyskuje monopol na jej wykorzystywanie w ogólności można powiedzieć. A bardzo istotne jest to, że każdy znak towarowy rejestruje się dla konkretnych produktów i usług. To jest kolejne jakby pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, czyli dla jakich konkretnie produktów albo usług chcemy ten znak towarowy zarejestrować. W ramach procedury rejestracji znaku towarowego korzysta się z tak zwanej klasyfikacji nicejskiej, to jest taki można powiedzieć odpowiedni PKD, która służy do opisu przedmiotu działalności. W przypadku znaków towarowych jest to właśnie klasyfikacja nicejska i ona podzielona jest na klasy towarowe i usługowe. Rejestrując znak towarowy zgłaszamy ten znak do konkretnej klasy, im większa liczba klas tym niestety wyższa opłata urzędowa, no bo jakby ten zakres ochrony jest szerszy. Bardzo istotne jest to, że ten znak towarowy chroniony jest konkretnie w tych klasach i dla konkretnie tych produktów lub usług, które wskażemy w zgłoszeniu. To jest taka kolejna bardzo istotna rzecz. Finalnie to musimy zdecydować na jakim terytorium ten nasz znak towarowy chcemy chronić. No tutaj przede wszystkim w Polsce możemy zgłosić znak towarowy do naszego Urzędu Patentowego, przy czym ten znak będzie wtedy chroniony tylko na terytorium Polski. W związku z tym firmy, które działają też na jakichś innych rynkach niż polski, najczęściej decydują się na rejestrację znaku w EUIPO, czyli w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej. W ten sposób rejestrując unijny znak towarowy uzyskujemy ochronę na terenie całej Unii Europejskiej, czyli generalnie we wszystkich krajach członkowskich w tym również w Polsce. To też częste pytanie od klientów – jak już zarejestrujemy znak towarowy w Unii to nie musimy go osobno rejestrować w Polsce, no bo on właśnie jest chroniony również na terytorium Polski. Finalnie możemy też skorzystać z tak zwanej procedury międzynarodowej i i zarejestrować znak w innych krajach, przy czym tutaj już niestety nie ma żadnej takiej jednolitej procedury regionalne, jak w Unii Europejskiej, że rejestrując znak w Unii uzyskujemy ochronę we wszystkich krajach członkowskich. Niestety jeżeli chcemy zastrzec znak w jakimkolwiek innym kraju to musimy ten znak zarejestrować konkretnie właśnie tym kraju. Tutaj mamy dwa wyjścia – albo możemy skorzystać z tak zwanej procedury międzynarodowej, czyli rozszerzyć tą ochronę wcześniej uzyskaną w Unii albo w Polsce na inny kraj w ramach takiego porozumienia madryckiego, albo po prostu poszukać kancelarii na miejscu w danym kraju.

Jakie są korzyści z rejestracji znaku towarowego?

– Okej, tak mówisz o tym, że uzyskujemy ochronę, ale to w zasadzie nie tak, że policja przyjedzie na Facebooka jak ktoś narusza znak towarowy w właśnie  tym miejscu, mówiąc już zupełnie pół żartem, więc jakbyś mógł powiedzieć o tym, co możemy zrobić, jak możemy wykorzystać, na przykład, kiedy ktoś dokonuje tego naruszenia na Facebooku czy w ramach systemu Ads w Googlu. Co nam daje to, że zarejestrowaliśmy sobie znak towarowy?

– Daje nam to przede wszystkim to, że mamy super narzędzie żeby walczyć z nieuczciwą konkurencją, która w jakiś sposób chce się podszywać pod naszą markę albo wykorzystać naszą rozpoznawalność, żeby po prostu podbić swoją sprzedaż. Jeżeli chodzi o jakieś media społecznościowe, czy o wyszukiwarki to praktycznie wszystkie już w tym momencie mają takie formularze zgłoszenia naruszenia praw i tam w łatwy sposób możemy zgłosić naruszenie naszego znaku towarowego i tutaj także bardzo ułatwia sprawę wcześniejsza rejestracja znaku towarowego z tego względu, że nie musimy w ramach tego formularza nic udowadniać tylko po prostu podajemy numer naszego prawa ochronnego i w zasadzie to załatwia temat. Też w przypadku marketplace’ów,  gdzie sprzedajemy produkty to bardzo wiele z nich ma właśnie takie programy ochrony marek, gdzie po przystąpieniu uzyskujemy narzędzia do ochrony naszej marki w ramach tej danej platformy sprzedażowej. Mamy też bardzo wiele innych benefitów, tak jest na przykład w przypadku sprzedaży na Amazonie, gdzie po przystąpieniu do programu Amazon Brand Registry mamy nie tylko narzędzia do ochrony marki i blokowania na przykład ofert, które naruszają nasze prawa, ale też nasze oferty są lepiej pozycjonowane, co ma bezpośredni wpływ na wyższą sprzedaż, a to dzięki rejestracji znaku towarowego.

– Ja od siebie mogę powiedzieć tyle, że jeżeli jest ewidentne naruszanie to nawet można do usunięcia całego fanpage na Facebooku doprowadzić zgłaszając to. Podejmowaliśmy też takie interwencje w ramach Kancelarii. Teraz pewnie mógłbyś opowiedzieć o kosztach, ale ja myślę, że zrobiłeś naprawdę świetny kalkulator na naszej stronie, więc jakbyś tam w ramach promocji Kancelarii odesłał słuchaczy, jakby chcieli sobie skalkulować ile kosztuje taka rejestracja czy to w ramach EUIPO czy u nas tylko lokalnie w Polsce.

Badanie zdolności znaku towarowego

– Tak, mamy taką bardzo fajną stronkę produktową ochronamarki.eu. Tam udostępniamy taki bezpłatny formularz wstępnej weryfikacji znaku towarowego, gdzie można sobie skalkulować te koszty rejestracji przy czym do tego trzeba każdorazowo dodać opłaty urzędowe. Mogę tak ogólnie powiedzieć, że w przypadku Polski koszt rejestracji jednego znaku towarowego to jest około 900 zł opłaty urzędowej, natomiast w przypadku Unii Europejskiej to opłaty zaczynają się od 850 €. Tak jak wcześniej wspomniałem –  im więcej tych klas towarowych lub usługowych, tym ta opłata urzędowa jest wyższa. Jeszcze wracając do tego naszego formularza wstępnej weryfikacji znaku towarowego, to tam mamy też taką bardzo fajną opcję, gdzie możemy sobie zaznaczyć badanie zdolności rejestrowej, ono jest co prawda dodatkowo płatne, ale bardzo się opłaca. Wynika to z tego, że w ramach procedury rejestracji znaku towarowego mamy w przepisach, w zasadzie to wygląda podobnie w Polsce i w Unii Europejskiej, tak zwane bezwzględne przeszkody rejestracji i względne przeszkody rejestracji. Bezwzględne przeszkody rejestracji dotyczą ogólnie tego, czy dane oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy. Jest wiele przesłanek, które wykluczają rejestracje danego oznaczenia jako znak towarowy i taka najczęściej spotykana i najbardziej powszechna, to jest właśnie opisowość znaku towarowego. Niestety nie można zarejestrować znaku towarowego, który jest opisowy. Opisowość natomiast to jest taka sytuacja, że znak bezpośrednio nawiązuje do towarów lub usług, które ten znak sygnuje. Czyli na przykład piekarz nie może zarejestrować znaku towarowego “chleb” – to taki najbardziej skrajny przykład, ale myślę, że dobrze to obrazuje, że po prostu nazwy, które są powszechnie używane na danym rynku powinny być wolne dla wszystkich przedsiębiorców którzy na tym rynku działają. 

– Warto by było powiedzieć, że to piekarz nie może, ale na przykład software house jakby chciał to zrobić dla usług IT?

Jakie oznaczenia nie mogą być chronione jako znaki towarowe?

-Tak, to już dla usług IT chleb nie będzie opisowy, więc tutaj jakby ta nazwa nie będzie  wykluczona. Akurat tutaj podaliśmy takie bardzo skrajne przykłady, ale wielokrotnie nazwy są zbudowane w ten sposób, że to nawiązanie do towarów lub usług nie jest takie bezpośrednie i dlatego wymaga wielokrotnie analizy tego, w jaki sposób ten znak będzie na rynku rozumiany, jak będzie postrzegany przez odbiorców tej marki na rynku. I to jest właśnie pierwsza rzecz którą my, w ramach tego badania zdolności rejestrowej, sprawdzamy. Czyli, czy w ramach danego znaku nie występują właśnie takie bezwzględne przeszkody rejestracji, bo gdyby takie bezwzględne przeszkody rejestracji występowały, no to niestety, ale Urząd odmówi nam rejestracji znaku towarowego i zrobi, można powiedzieć, to sam z siebie z Urzędu. Czyli po prostu jeżeli otrzyma zgłoszenie znaku towarowego, w przypadku którego istnieją bezwzględne przeszkody rejestracji, czyli na przykład znak jest w ogóle pozbawiony zdolności odróżniającej, czyli właśnie nie może spełniać tej swojej podstawowej funkcji, albo jest opisowy, albo zawiera jakieś nazwy, które funkcjonują w utrwalonych praktykach rynkowych na danym rynku  i tak dalej, tych przeszkód jest cała lista. Wtedy właśnie Urząd nam odmówi rejestracji i niestety opłaty urzędowe nam przepadną. Druga taka kategoria przeszkód to są tak zwane względne przeszkody rejestracji. To jest zdecydowanie bardziej ryzykowna kwestia, która się wiąże z tym, że w ramach względnych  przeszkód rejestracji przede wszystkim trzeba wymienić podobieństwo do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych. Taki właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego może w ramach naszej procedury rejestracji zgłosić tak zwany sprzeciw i zablokować  naszą rejestrację, co finalnie wiąże się z tym, że Urząd też odmówi rejestracji naszego znaku towarowego, a jeszcze będziemy dodatkowo musieli ponieść koszty tego postępowania sprzeciwowego. Tutaj bardzo istotna kwestia jest taka, że znak podobny to nie to samo co identyczny. Co za tym idzie – jeżeli my sobie nawet zweryfikujemy samodzielnie czy nie ma wcześniej zarejestrowanych takich samych znaków, no to niestety może być sytuacja, że są wcześniej zarejestrowane znaki podobne, których w ogóle się nam nie udało odszukać, ponieważ to żeby ocenić czy znak jest podobny, to niestety wymaga już wiedzy i doświadczenia w znakach towarowych. Dlatego my, gdy otrzymujemy zlecenie badania zdolności rejestrowej to oprócz badania tych bezwzględnych przeszkód też przeszukujemy bazy znaków towarowych, w zależności od tego, gdzie ta rejestracja jest. Przykładowo jeżeli jest to rejestracja unijna to przeszukujemy bazę unijnych znaków towarowych, jak również bazy znaków towarowych we wszystkich krajach członkowskich i tam poszukujemy znaków nie tylko identycznych, ale również podobnych, które na przykład mogą być podobne tylko fonetycznie, czyli ich wymowa będzie podobna, a pisownia już zupełnie inna. Więc jeżeli sobie w tą wyszukiwarkę wpiszemy nasz znak to nam tam znaków fonetycznie podobnych raczej nie wyszuka, więc musimy już trochę wiedzieć na temat tego jak to się robi, żeby te kolizyjne znaki wyszukać. Oprócz tego też bardzo istotne jest to, żeby ocenić czy te produkty lub usługi to jest za znak wcześniejszy jest zarejestrowany, czy one są podobne do naszych produktów lub usług, bo tak jak już mówiłem wcześniej znak towarowy jest chroniony dla konkretnych usług lub produktów. To są takie rzeczy, które też trzeba zweryfikować i dlatego właśnie, tak jak powiedziałem, badanie zdolności rejestrowej no nie jest, można powiedzieć, obowiązkowe, można sobie po prostu zgłosić znak towarowy, ale gdy potem okaże się, że otrzymamy nawet kilka przecinków, bo tak się bardzo często zdarza, to jakby ten koszty rejestracji niestety już mocno nam wzrasta, a finalnie może tak być, że w ogóle tego znaku nie zarejestrujemy. A gdybyśmy o tym wiedzieli przed złożeniem podania no to pewnie byśmy podjęli kroki, na przykład, w celu zmiany nazwy czy wzbogacenia tego znaku towarowego o jakieś dodatkowe elementy, które po prostu pozwoliłyby nam uniknąć tej kolizji. No i to jest też rzecz, którą my robimy w ramach tego badania, czyli właśnie dajemy rekomendacje co można z tym fantem zrobić w danej sytuacji jeżeli są jakieś takie oczywiste przeszkody albo też pomagamy po prostu ocenić to ryzyko rejestracji. Tutaj też mogę zdradzić, że szczególnie w przypadku unijnych rejestracji no raczej rzadko się zdarza tak, żeby nie było żadnych ryzyk i zawsze jakieś takie mniej lub bardziej kolizyjne znaki udaje się znaleźć, więc bardzo istotne jest to żeby je w sposób właściwy ocenić i dać klientowi rekomendacje z jakimi ryzykami musi się liczyć.

– Ja myślę, że to, że tamto podanie nie zostanie uwzględnione i tracimy opłaty, czy nawet wynagrodzenie dla Kancelarii, która rejestruje znak przepadnie to jest jeszcze taki problem w skali mini, natomiast może być też problem w innej trochę płaszczyźnie, bo może się nasza konkurencja dowiedzieć, że mamy znak podobny do ich zarejestrowanego znaku i w związku z tym wysunąć do nas jakieś roszczenia.

-Tak, to jest właśnie bardzo istotne z tego względu, że czasem rejestrując znak towarowy po prostu można na siebie, mówiąc wprost, donieść konkurencji, która do tej pory nie miała w ogóle świadomości, że my istniejemy, a przez rejestracja znaku towarowego po prostu im powiedzieliśmy “halo, działamy pod taką samą nazwą” . No i właśnie jakby to, że tego znaku nie zarejestrujemy no to jest pół biedy, no bo bardzo szybko możemy otrzymać wezwanie do zaprzestania używania tej nazwy i sytuacja będzie taka, że bardzo ciężko nam się będzie wybronić z tego. To oczywiście zależy od skali podobieństwa tych znaków towarowych i tak dalej, rzecz jasna wielokrotnie będzie się to wiązać z jakimś procesem sądowym, który może trwać długo, ale finalnie może się to skończyć tym, że będziemy musieli z tej marki zrezygnować. To też zależy od naszej determinacji, bo czasem jest tak,  że w momencie jak już otrzymujemy wezwanie to musimy przekalkulować czy nam się opłaca iść w spór, czy bardziej się opłaca zrobić jakiś rebranding.

– No i czasami okazuje się, że ta firma wysuwa jakieś roszczenia związane z tym, że twierdzi, że się podszywamy i przez to zyskujemy klientów, przez to sprzedajemy produkty, które mają rzekomo wskazywać na powiązanie z tą firmą, która ma już zarejestrowany znak towarowy.

– No tak, niestety największym minusem tego jest to, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki właśnie będzie scenariusz. Czyli z czym się musimy liczyć na przykład w perspektywie najbliższych lat, więc to jest taka bardzo ryzykowna sytuacja no i zdecydowanie lepiej jej unikać. Dobrym sposobem na to jest badanie zdolności rejestrowej, która oczywiście nie zapewnia nigdy stuprocentowej skuteczności ani nie eliminuje wszystkich ryzyk, ale bardzo często pomaga jakby dać informację, że tak powiem, z jakimi ryzykami trzeba się wiązać.

Rejestracja produktów

– Okej. Zabezpieczenie znaków towarowych marki to jedno, a co z produktami? Jakie tutaj są rekomendacje, co można zrobić?

– W przypadku produktów sytuacja jest bardzo podobna, jak w przypadku oznaczeń, które mogą pełnić funkcję znaków towarowych. Wynika to z tego, że możemy skorzystać z ochrony wynikającej z ogólnie obowiązujących przepisów, czyli głównie ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zakazuje oznaczania produktów w sposób, który może wprowadzać w błąd albo zakazuje też po prostu naśladownictwa produktu. Oprócz tego możemy często skorzystać z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jeżeli ten nasz produkt będzie spełniał cechy utworu. W zasadzie nawet roszczenia, które możemy wysunąć będą podobne, czyli przede wszystkim jakby żądanie wycofania tego produktu z rynku, czyli zaprzestanie jego kopiowania czy też finalnie możemy żądać jakiegoś nawet odszkodowania. Ale wracamy do tego samego co było mówione o znakach towarowych, czyli musimy wszystko udowodnić – że my taki produkt na rynek wprowadzaliśmy, że mamy do niego prawa, na jakim rynku ta sprzedaż była prowadzona i tak dalej. I znowu jest tak, że jak w przypadku znaków towarowych, że oczywiście możemy bazować na tej ochronie wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów, ale takim najlepszym wyjściem w celu ochrony produktów jest rejestracja ich jako wzory przemysłowe. Tutaj też warto powiedzieć, że tak jak w przypadku tych rodzajów znaków jest bardzo dużo, tak w przypadku wzorów przemysłowych to mnóstwo, że tak powiem ogólnie, rzeczy może być zarejestrowanych jako wzory przemysłowe. To może być, na przykład, wygląd naszego opakowania, wygląd etykiety, nasze logo w różnych wersjach to też może być znak towarowy, konkretny wygląd produktów czy nawet takie rzeczy jak, na przykład, layout strony internetowej. To wszystko można chronić jako wzory przemysłowe, przy czym bardzo istotne jest to, że wzór przemysłowy musi spełniać dwie cechy.

Cechy wzoru przemysłowego

Przede wszystkim musi być nowy, a po drugie musi posiadać tak zwany indywidualny charakter. Wzór przemysłowy jest nowy wtedy, jeżeli wcześniej podobny wzór przemysłowy nie był udostępniony na rynku, tak można ogólnie powiedzieć, przy czym to wcześniej rozumie się jako 12 miesięcy wcześniej. Natomiast indywidualny charakter, to taka sytuacja, że nasz wzór przemysłowy wywołuje, tak zwane, odmienne ogólne wrażenie na użytkownikach tego wzoru przemysłowego. Jeżeli nasz wzór przemysłowy spełnia te dwie cechy to możemy go zarejestrować w Urzędzie i uzyskać też świadectwo rejestracji, które będzie potwierdzało, że jesteśmy właścicielami tego wzoru przemysłowego i możemy zakazać kopiowania naszego produktu. Bardzo istotne jest to, że generalnie Urząd Patentowy nie bada tych przesłanek nowości i indywidualnego charakteru. No chyba, że są w jakiś sposób oczywiste, czyli jeżeli ktoś chciałby zastrzec, nie wiem, stół, który ma po prostu cztery nogi i prosty blat to mógłby mu Urząd odmówić, bo jest brak nowości, indywidualnego charakteru jest po prostu oczywisty. Ale w innych sytuacjach Urząd tego nie bada z tego względu, że ogólnie procedura rejestracji wzorów przemysłowych właśnie wygląda troszkę inaczej niż w przypadku znaków towarowych, bo w przypadku znaków towarowych jest taki okres sprzeciwowi, kiedy właściciele wcześniej zarejestrowanych znaków mogą zgłosić sprzeciw i w ten sposób zablokować tą rejestrację. Natomiast w przypadku wzorów przemysłowych ta procedura wygląda inaczej z tego względu, że można powiedzieć najpierw wzór przemysłowy jest rejestrowany, a potem jeżeli ktoś uważa, że ta rejestracja narusza jego prawa to może taki wzór przemysłowy unieważnić. Tak generalnie ta odmienność wygląda i do tego się sprowadza. 

– Ale z tym badaniem to chyba też tak jakby na dwa razy, bo był bodaj case dotyczący dość typowych hamaków, które zostały zarejestrowane jako wzór przemysłowy i zablokowały sprzedaż w zasadzie produktów w szerszej skali niż tylko osobie, która uzyskała tą rejestrację bodaj to w Polsce było.

– No właśnie wynika to z tego, że Urząd Patentowy nie bada tych cech nowości indywidualnego charakteru, dlatego można zastrzec jako wzór przemysłowy produkt, który jest od dawna dostępny na rynku. No i niestety często w jakiś taki nie do końca uczciwy dla konkurencji sposób wzory przemysłowe są wykorzystywane, przy czym taki wzór przemysłowy będzie bardzo łatwo finalnie unieważnić.

– Ale to trwa.

– To niestety trwa. No i się też wiąże z kosztami, dlatego tutaj znowu wracamy też do  podobieństwa ze znakami towarowymi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dobrze jest wzory przemysłowe rejestrować tak naprawdę zanim wypuści się je na rynek, przy czym, jak wcześniej powiedziałem, mamy 12 miesięcy. To jest taki okres, w czasie którego mimo, że  my już ten wzór przemysłowy sprzedajemy, może bardziej produkt, w którym ten wzór przemysłowy jest zawarty sprzedajemy, to możemy dalej korzystać z przesłanki nowości i zastrzec ten wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym i nikt nam nie może postawić zarzutu, że ten wzór przemysłowy nie jest nowy. Przy czym ważne jest to, że w przypadku takich produktów o krótkim życiu rynkowym, tak to można określić, czyli  głównie jakichś takich produktach sezonowych, to można też skorzystać z ochrony wzoru przemysłowego jako tak zwany niezarejestrowany wzór wspólnotowy.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy

To jest taka instytucja, która wynika właśnie z unijnego rozporządzenia dotyczącego wzorów wspólnotowych. Polega to na tym, że wzór przemysłowy z mocy prawa uzyskuje ochronę jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy, jeżeli zostanie ujawniony na rynku i w ten sposób ten wzór korzysta z ochrony przez 3 lata, więc ta ochrona jest dosyć krótka, a po drugie jest troszkę ograniczona, ponieważ chroni tylko przed takim bezpośrednim można powiedzieć kopiowaniem produktu. Ale bardzo często jeżeli sprzedajemy jakieś produkty sezonowe, gdzie cykl życia tego produktu jest krótki,  to możemy skorzystać z tej instytucji. Przy czym wracamy do tych problemów dowodowych, że możemy chronić w ten sposób swój wzór przemysłowy, ale musimy udowodnić, że my ten produkt wprowadziliśmy na rynek. Więc ta ochrona też jakby polega ogólnie na bazowaniu na przepisach prawa. A w przypadku rejestracji w Urzędzie Patentowym mamy po prostu  urzędowe potwierdzenie, że mamy te prawa do tego naszego produktu, w zależności od tego co zarejestrujemy jako wzór przemysłowy i w jakim produkcie ten wzór przemysłowy jest zawarty.

– Dobra, Paweł.  Wiem, że jeszcze mógłbyś naprawdę dużo na temat tego jak prawa własności intelektualnej chronić biznes powiedzieć, ale gdzie byś odesłał naszych słuchaczy? Gdzie mogą przeczytać na ten temat w takiej skondensowanej formule pigułki informacji istotnych dla biznesu? I możesz pokusić się o autopromocję.
– To w taki skondensowany sposób myślę, że udało mi się to ująć w rozdziale mojego autorstwa w naszej wspólnej książce, którą napisaliśmy z całym teamem kancelarii, czyli “Zabezpieczenie umów i biznesu”. Tam faktycznie jest rozdział  “Ochrona własności intelektualnej, jako jeden ze sposobów zabezpieczenia biznesu” i tam myślę, że raz, że jest to w takiej skondensowanej formie, a dwa, że w taki może troszkę bardziej uporządkowany sposób przedstawione – jakie działania warto podjąć żeby tą własność intelektualną swojej firmy chronić w sposób należyty.

– Link do książki i kod zniżkowy, kod rabatowy, znajdziesz w  notatkach do tego odcinka także zaglądnij tam. Tam też znajdziesz link do ochronamarki.eu, gdzie możesz sobie skalkulować ile będzie Cię kosztowała ochrona Twojego znaku towarowego. A to co właśnie powiedziałem to element autopromocji naszej Kancelarii. I cóż, ponieważ strasznie nie lubię jak ktoś musi kupować kota w worku, to dzisiaj Paweł przedstawił to, o czym napisał w książce “Zabezpieczenie umów i biznesu”,  a w najbliższych odcinkach porozmawiam z kolejnymi współautorami tak, żebyście wiedzieli na co wydajecie swoje pieniądze i dlaczego ta książka będzie dla Was przydatna w Waszych firmach.

– Dziękuję i też zapraszam. Do usłyszenia.

– Trzymajcie się, do usłyszenia!