Posiadanie znaku towarowego to nie tylko forma ochrony marki przed konkurencją. Znak towarowy to także aktywa przedsiębiorstwa oraz swoisty prestiż w biznesie. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na rejestrację znaku towarowego, aby skutecznie chronić swoją markę oraz rozwijać swoją firmę.

Jednak rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym – choć kluczowa – nie oznacza, że raz nabyta ochrona będzie nieograniczona w czasie. W praktyce prawo ochronne może wygasnąć, zostać unieważnione, czy nawet sam zarejestrowany znak towarowy może stracić swoją zdolność odróżniającą. Rejestrując znak nie zawsze się o tym pamięta, natomiast warto wiedzieć co zrobić, aby nie doszło do którejś z powyższych sytuacji.

Dlatego w tym artykule opowiem Ci o ryzykach dotyczących zarejestrowanego znaku towarowego, a także podpowiem jak skutecznie im przeciwdziałać.

Porozmawiaj z ekspertem 🎯

Borykasz się z zagadnieniem, które tutaj poruszyłem? Skontaktuj się ze mną! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Bezpłatna konsultacja

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że zarejestrowany znak towarowy może zostać unieważniony na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Należy zaznaczyć, że w każdej chwili – nawet po wielu latach użytkowania – konkurent lub inny podmiot może złożyć wniosek o unieważnienie znaku. I co ważne – wniosek taki może być skuteczny, jeżeli są spełnione ustawowe przesłanki. Każdorazowo oceniają go eksperci ze strony Urzędu Patentowego.

W kontekście powyższego trzeba stwierdzić, że prawo ochronne na znak może zostać unieważnione m.in. jeśli:

• narusza wcześniejsze prawo ochronne tj. jeżeli istnieje wcześniejszy podobny lub identyczny znak towarowy;
• nie spełniał warunków rejestracji tj. jeżeli co do znaku towarowego zachodzą bezwzględne przeszkody rejestracji, a nie zostały odpowiednio wyłapane w toku procesu rejestracji, zaś znak jest np. opisowy czy też został zgłoszony w złej wierze lub inne, które szczegółowo wymienia Prawo własności przemysłowej.

Inaczej mówiąc – prawo ochronne na znak może zostać unieważnione jeśli znak nie powinien był zostać zarejestrowany.

W praktyce, w większości przypadków właściciele wcześniejszych podobnych lub identycznych znaków towarowych występują o unieważnienie późniejszego znaku konkurencji. Niemniej nie jest to jedyna sytuacja, w której można wnioskować o unieważnienie znaku towarowego.  W szczególnych sytuacjach np. gdy rejestracja znaku jest sprzeczna z interesem publicznym, wniosek o unieważnienie może złożyć również Prezes Urzędu Patentowego RP lub Prokurator Generalny, co szczegółowo określają przepisy Prawa własności przemysłowej.

Co istotne, to fakt, że Prawo własności przemysłowej wprowadza ograniczenia jeżeli chodzi o możliwość wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie znaku towarowego. W efekcie nie można domagać się unieważnienia, jeśli:

• przez 5 lat wiedziałeś o używaniu danego znaku i nie sprzeciwiałeś się temu,
• znak początkowo nie posiadał zdolności odróżniającej, ale przez jego używanie nabrał charakteru odróżniającego,
• chodzi o znak powszechnie znany, ale mimo jego używania przez 5 lat nie został zgłoszony sprzeciw,
• wcześniej był już złożony sprzeciw oparty na tych samych podstawach i został oddalony.

Warto dodać, że powyższe ograniczenia nie mają zastosowania, jeśli znak został zgłoszony w złej wierze – czyli np. po to, by zablokować konkurenta albo przejąć cudzą renomę.

Rzeczą istotną jest fakt, że Jeśli ktoś składa wniosek o unieważnienie Twojego znaku, to Ty również możesz się bronić przed tym. Jednakże musisz udowodnić, że:

• rzeczywiście używałeś swojego znaku towarowego na rynku,
• robiłeś to w ciągu ostatnich 5 lat,
• używałeś go w odniesieniu do tych towarów lub usług, które są wskazane w rejestracji.

Jeśli jednak nie udowodnisz powyższych kwestii, to Urząd Patentowy może unieważnić Dlatego ważne, aby dokumentować używanie znaku towarowego dla konkretnych towarów lub usług w określonym czasie.

Aby zminimalizować ryzyko, iż po rejestracji Twojego znaku ktoś wystąpi o jego unieważnienie, to warto przed rozpoczęciem całego procesu dokonać solidnego badania zdolności rejestrowej znaku. Takie badanie po pierwsze zweryfikuje czy w stosunku do znaku występują tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji, a wiec sytuacje, w których dane oznaczenie nie może być znakiem towarowy. Po drugie takie badanie wykaże czy istnieją podobne lub identyczne znaki towarowe. Mając tą wiedze możesz wówczas wprowadzić w swoim oznaczeniu odpowiednie modyfikacje zwiększającego jego zdolność odróżniająca.

Wygaśnięcie prawa ochronnego

Trzeba mieć na względzie, że po zarejestrowaniu znaku towarowego, może dojść także do wygaśnięcia prawa ochronnego. Szczegółowe przesłanki w tym zakresie również normuje ustawa Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z nią prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek:

• upływu okresu, na który zostało udzielone czyli 10 lat, jeżeli właściciel nie przedłuży ochrony na kolejne 10 lat uiszczając w tym zakresie stosowną opłatę na rzecz Urzędu Patentowego,
  • zrzeczenia się prawa przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym przez właściciela co do całości lub części towarów i usług, które znak sygnuje.

Ponadto poza powyższymi sytuacjami Prawo własności przemysłowej przewiduje jeszcze szereg innych sytuacji, w których może dojść do wygaśnięcia prawa ochronnego. Z pośród tychże warto wyróżnić dwie poniższe, a to gdy:

1. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;
   1. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany.

Używać  zarejestrowany znak towarowy na towarach lub w usługach objętych rejestracją oznacza używać go realnie np. na etykietach, opakowaniach, w reklamie dla tych produktów, które znak sygnuje. Jeżeli np. zarejestrujesz znak dla Mebli, jednakże znak ten nie będzie używany faktycznie dla tychże produktów w okresie pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, to w praktyce możesz stracić ochronę na zarejestrowany znak. Zwłaszcza jeżeli Twoja konkurencja podniesie ten fakt we wniosku do Urzędu Patentowego w tym zakresie.

Dlatego po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy nie należy znaku chować do przysłowiowej szuflady, lecz używać go na rynku. Istotne, aby także dokumentować używanie swojego znaku np. na etykietach swoich produktów, na stronie internetowej firmie, w nazwie domeny, na papieże firmowy itd. aby w sytuacji podniesienia zarzutu dotyczącego wygaśnięcia prawa ochronnego na Twój znak, móc się skutecznie przed tym bronić wykazując, iż nie zaistniały ku temu przesłanki.

Degeneracja znaku towarowego

Drugi z powyższych przykładów to sytuacja kiedy prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego, znak stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany, określa się jako degeneracja znaku towarowego.

Chodzi tutaj o to, że znak towarowy musi odróżniać towary lub usługi jednej firmy od innych. W efekcie ma to być unikatowe oznaczenie, ż którym konsumenci kojarzą konkretny podmiot. Gdy jednak z czasem dany znak zaczyna być używany jako potoczne określenie całej kategorii produktu, traci swoją zdolność odróżniającą. Dobrym przykładem jest nazwa „PACZKOMAT”, o którą toczą się obecnie spory, co do tego czy w tym przypadku doszło do degeneracji tego znaku towarowego, czy też nie. W chwili obecnej spór ten ostatecznie się nie zakończył. Niemniej faktem jest że słowo „Paczkomat” jest popularne, często używane i odmieniane przez przypadki, a co więcej nie zawsze kojarzy się z firmą inPost. To właśnie m.in. podstawa tychże sporów.

Z kolei aby nie doszło do degeneracji Twojego znaku, to warto podjąć następujące kroki:

• używać przy znaku – tak przy logotypie, jak i nazwie – symbolu ® po zakończeniu procesu jego rejestracji, aby zasygnalizować innym, że to nie oznaczenie rodzajowe, a konkretne oznaczenie sygnujące konkretne towary lub usługi,
• Jeżeli posiadasz zarejestrowany znak towarowy, to zadbaj o to, aby konkurencyjne firmy nie używały go bezprawnie, a jeżeli do tego dojdzie to walcz z tym w prawem przewidziany sposób, dzięki czemu będziesz kojarzony na rynku z konkretnym oznaczeniem,
• oraz (w przypadku oznaczeń słonych) zadbaj o to, aby nazwa nie została upowszechniona, w szczególności, aby nie była odmieniana przez przypadki lub żeby nie były tworzone jej wersje mnogie, lecz żeby używana w takiej formie jak ją zastrzeżono.

Dzięki powyższych działaniom zminimalizujesz ryzyko, iż Twoja konkurencja wystąpi do urzędu Patentowego z wnioskiem o wygaśniecie prawa ochronnego na twój znak z uwagi na jego degeneracje.

Podsumowanie

Znak towarowy to skuteczne narzędzie do walki z konkurencją i ochrony swojej marki. Niemniej nawet zarejestrowany znak towarowy może zostać unieważniony lub może wygasnąć, jeżeli nie podejmiesz stosownych kroków w tym zakresie. Dlatego po procesie rejestracji należy używać swojego znaku dla towarów i usług, dla których został on zastrzeżony i fakt ten dokumentować, oraz podejmować stosowne kroki prawne w stosunku do innych podmiotów, które naruszają prawo do Twojego znaku.

Marcin Sierżęga
PRAWNIK

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Przedsiębiorcom pomagam głównie w procesach sądowych. Specjalizuję się również w prawie własności intelektualnej, w szczególności w ochronie znaków towarowych. Wspieram firmy w zabezpieczeniu umów i biznesu.

Skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na Twoje pytania dotyczące naszej oferty i przedstawię rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu.

Bezpłatna konsultacja