Problemy z patentem na program komputerowy

Już kilkukrotnie w artykułach dotyczących IT wspominałem o tym, że uzyskanie patentu na program komputerowy nie jest na gruncie polskiego prawa możliwe. Istotnym jest jednak to, że w tym zakresie z dniem 27 lutego 2020 r. weszły w życie znaczące zmiany, o których warto żebyś wiedział jeśli prowadzisz software house.

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Z dniem 27 lutego 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która między innymi zmieniła artykuł 28 ustawy Prawo własności przemysłowej. Co interesujące, nie zmieniła go jednak bynajmniej w ten sposób, aby z katalogu wyliczającego czego za wynalazek ustawodawca nie uważa wykreślić program komputerowy. Wręcz przeciwnie, obecnie ustawodawca zastąpił uprzednie określenie „programy do maszyn cyfrowych” określeniem „program komputerowy”. Tym samym już zupełnie wprost w dalszym ciągu w wyżej wymienionym przepisie program komputerowy jest wskazany jako jedna z rzeczy, która nie jest uznawana za wynalazek, a tym samym nie może zostać opatentowana. W tym zakresie nic się więc nie zmieniło. Istotne jest jednak to, że dodany został ust. 2 do tego przepisu, który stanowi w szczególności, że programów komputerowych nie uważa się za wynalazki, o ile zgłoszenie dotyczy programu komputerowego jako takiego.

Program komputerowy „jako taki”

O co więc chodzi w zmianie prawa? Czym jest program komputerowy „jako taki”, a w zasadzie kiedy mamy do czynienia i w jakiej konfiguracji mamy do czynienia z wynalazkiem, którego elementem jest program komputerowy? W zasadzie całość problemu można zdiagnozować poprzez odwołanie się do krótkiej tezy płynącej między innymi z wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15, z którego wynika, że wynalazek musi bezpośrednio oddziaływać na materię. Nie wchodząc przesadnie w szczegóły problem polega na tym, że program komputerowy co do zasady nie wywiera jakiegokolwiek oddziaływania na materię, co w szczególności uwzględniając dotychczasową linię orzeczniczą Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski w zasadzie sprowadzało się do faktycznej niemożliwości uzyskania patentu, jeśli nawet program komputerowy wywierał wpływ na materie.

Przyczyny zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej

W uzasadnieniu do nowelizacji zostało wskazane, że zmiana art. 28 stanowi ujednolicenie terminologii stosowanej przez Prawo własności przemysłowej z terminologią stosowaną przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich oraz aktów ją rewidujących. Również dodanie ust. 2 stanowi próbę ujednolicenia przepisów prawa krajowego z przepisami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Mimo braku obowiązku prawnego zbliżenia regulacji, takie działanie jest uzasadnione z przyczyn systemowych, tj. w celu uniknięcia obowiązywania różnych treści praw w odniesieniu do patentów obowiązujących na terenie RP udzielanych w trybie krajowym i w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Dalej w uzasadnieniu wyjaśniono natomiast, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2) przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym RP została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie prawa krajowego. Mając to na uwadze, nie jest zasadne utrzymywanie tak znaczących różnic w definiowaniu, co nie może zostać uznane za wynalazek, ponieważ w praktyce stanowi to wyłącznie ograniczenie dla polskich podmiotów prowadzących innowacyjną działalność, podczas gdy w tych samych okolicznościach patenty zagranicznych podmiotów podlegają procedurze tzw. walidowania na terenie RP.

Konwencja o patencie europejskim, a możliwość uzyskania patentu

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) w art. 52  wskazuje, że patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Natomiast konwencja ta wskazuje także, że nie uważa się za wynalazki w szczególności:

  1. odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
  2. wytworów o charakterze estetycznym;
  3. schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych;
  4. przedstawienia informacji.

Postanowienia ust. 2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich. Co jednak istotne, dalej konwencja stanowi, że wyłączenia te wykluczają zdolność patentową przedmiotu lub działalności, o których w nim mowa, jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich. Tym samym, zmiana w przepisach wprowadzona przez polskiego ustawodawcę w zasadzie zjednała obie regulacje w powyższym zakresie.

Kiedy można będzie uzyskać patent związany z programem komputerowym?

Przede wszystkim na chwilę obecną trudno jednoznacznie przesądzić, w którym kierunku rozwinie się linia orzecznicza po zmianie przepisów. Jeśli jednak przyjąć, że będzie ona tożsama z dotychczasowym orzecznictwem zapadłym na kanwie konwencji monachijskiej, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możliwe do opatentowania stanie się takie oprogramowanie, które powoduje tak zwany dalszy skutek techniczny. Przytaczając za jednym z orzeczeń Europejskiego Urzędu Patentowego (T-935/97) dopuszczalne jest udzielanie patentu na program komputerowy, który powoduje tzw. dalszy skutek techniczny, który należy rozumieć jako skutek wykraczający poza zwykłe zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszące wykonywaniu programu. Jak jednak nowe przepisy interpretować będzie Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski wyjaśni się dopiero wraz z pierwszymi wnioskami patentowymi. Jest to jednak kwestia niezmiernie istotna, gdyż otwierająca nowe podstawy do skorzystania z IP BOX przez software house.